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Aclaración por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) respecto de las obligaciones y plazos para la presentación de la declaración de uso real y efectivo de marcas derivadas de registros internacionales que designen a México.

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Comunicado emitido por la OMPI. Aviso no. 32/2024.

Ciudad de México a 20 de enero del 2025.

La OMPI ha publicado un aviso mediante el cual aclara distintos aspectos respecto a la presentación de una declaración de uso real y efectivo de una marca derivada de un registro internacional que designe a México. Este aviso es producto de las comunicaciones realizadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a la OMPI.

Los titulares de registros internacionales que hayan extendido la protección a México cuentan con la obligación de presentar una declaración de uso real y efectivo de la marca. Por lo que en dicho comunicado aclaran los plazos aplicables en cada supuesto, de la siguiente manera:

Declaración de Uso del tercer año

a. Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que se cumpla el tercer año natural de haberse concedido la protección a la marca en México, siempre que el certificado de registro nacional emitido por el IMPI sea posterior al 10 de agosto de 2018.

    En este supuesto, si el titular no declara el uso real y efectivo de la marca, el registro caducará de pleno derecho sin que se requiera de declaración por parte del IMPI.

    Declaración de Uso tras la renovación del registro internacional

    b. Dentro del plazo de tres meses posteriores a la publicación en la Gaceta de la OMPI de la renovación del registro internacional efectuada por la Oficina Internacional, siempre y cuando la concesión de la protección en México tenga como mínimo tres años.

    Respecto de este supuesto, si el titular no declara el uso real y efectivo de la marca el IMPI requerirá al titular para que dentro del plazo de dos meses subsane la omisión, a través mediante publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial del IMPI. En caso de no cumplir con este requerimiento dentro del plazo señalado, el registro caducará de pleno derecho sin que se requiera alguna declaración por parte del IMPI.

    En ambos supuestos de obligación, cuando no se haya presentado las declaraciones de uso especificadas anteriormente, el IMPI notificará a la OMPI, la invalidación de los efectos de los correspondientes registros internacionales, de conformidad con la Regla 19 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

    El presente comunicado resulta de gran importancia considerando la incertidumbre que existía respecto del momento oportuno de la presentación de la declaración de uso real y efectivo derivado de la renovación de un registro internacional.

    Cabe mencionar que el “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES, PETICIONES Y PROMOCIONES PRESENTADAS CONFORME AL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS, ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, establece que dicha declaración de uso deberá presentarse “durante los tres meses posteriores a la notificación de la renovación efectuada por la Oficina Internacional”, sin embargo, no especifica cuál notificación, si la realizada por OMPI al solicitante o la realizada por OMPI a IMPI tomando en cuenta que la notificación realizada de OMPI a IMPI no es inmediatamente publicada.

    En este sentido, este comunicado sin lugar a dudas proporciona certidumbre jurídica a los diferentes actores que utilizan y se benefician del sistema marcario en México al establecer de manera clara las particularidades de la obligación de la declaración de uso real y efectivo.  

    Si requieren información adicional o mayores detalles respecto de este comunicado o cualquier obligación derivada para el mantenimiento y conservación de sus derechos marcarios, el equipo de Signos Distintivos de Basham, Ringe & Correa, se pone a su disposición.

    A T T E N T A M E N T,

    Eduardo Kleinberg

    kleinberg@basham.com.mx

    Juan Carlos Hernández

    jhernandez@basham.com.mx

    Mariana Vargas

    mavargas@basham.com.mx

    Santiago Zubikarai Gonzalez

    sgonzalez@basham.com.mx

    Daniel Castro

    dcastro@basham.com.mx