30 de septiembre, 2025
Salió publicado en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia que, en sesión del 6 de agosto de 2025, la Segunda Sala confirmó y consolidó un criterio fundamental en materia de patentes: el reconocimiento de la compensación de la vigencia de patentes tramitadas al amparo del Tratado de Libre comercio con América del Norte (“TLCAN”) y la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, frente a retrasos administrativos.
El origen del reciente criterio fue el precedente de Bayer Healthcare LLC (Amparo en Revisión 257/2020 resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 14 de octubre de 2020) y se ratificó con la resolución en Revisión Administrativa 1/2025 promovida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en un caso donde la farmacéutica Janssen Pharmaceutical invocó el precedente de Bayer para obtener la compensación de la vigencia de su patente, relacionado con un medicamento contra el VIH por retrasos administrativos.
Este último asunto no fue manejado por nuestra firma, pero se basó esencialmente en el caso Bayer que sí lo representó para hacer valer los 17 años de vigencia a partir de su concesión.
Caso Bayer (Amparo en Revisión 257/2020 Segunda Sala SCJN)
En la resolución de 14 de octubre de 2020, la Segunda Sala de la SCJN resolvió que, en el marco del entonces vigente TLCAN, los titulares de patentes tienen derecho a un periodo mínimo de 17 años de vigencia contados a partir del otorgamiento de la patente, cuando existan retrasos en el trámite de concesión, y este demore más de 3 años (que es el estándar internacional). El criterio clave fue que el retraso debe calcularse desde la fecha de presentación de la solicitud internacional (PCT) y no desde la fase nacional.
Nuevo precedente – RA 1/2025 (6 de agosto de 2025 Segunda Sala)
En la Revisión Administrativa 1/2025, la Segunda Sala reafirmó el precedente de Bayer, sobre los retrasos administrativos en la tramitación de patentes, mismos que deben computarse con base en la fecha de presentación internacional y no en la fase nacional. La Corte determinó que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) no puede negar la compensación cuando existan demoras en el examen, y que debe respetarse el estándar de al menos 17 años de protección efectiva desde la concesión de la patente para solicitudes presentadas bajo el TLCAN anterior al primero de julio de 2020.
Principio de Vigencia Real y Efectiva
Tanto el precedente Bayer como el R.A. 1/2025 promovido por el IMPI sobre el caso de Janssen consolidan la interpretación sistemática del artículo 1709, fracción 12 del TLCAN, el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial y los Acuerdos de plazos máximos emitidos por el IMPI: la patente no debe quedar reducida por la ineficiencia administrativa, sino que debe gozar de una vigencia real y efectiva. Este estándar busca equilibrar la protección de la innovación con la imposibilidad de prorrogar la vigencia de las patentes, ya que no es lo mismo compensar y darle efectividad a la vigencia que prorrogar o extender la vigencia de una patente.
En ese sentido la legislación nacional en materia de patentes debería incorporar este nuevo principio de vigencia real y efectiva de las patentes, mismo que jurídicamente sería deseable que prevalezca desde el trámite de las mismas hasta la autorización regulatoria. Ese debería ser uno de los objetivos tanto de los titulares de patentes como de la academia y el Congreso a efecto de eliminar barreras no arancelarias en materia de patentes que permitan mayor seguridad jurídica, inversión y desarrollo tecnológico en México.
Implicaciones prácticas para titulares de patentes
Desde la sentencia del caso Bayer emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 14 de octubre de 2020 se desprendieron ciertos efectos que ahora se ratifican en el R.A. 1/2025 promovido por el propio IMPI, tales como:
- Las solicitudes de patentes presentadas bajo el TLCAN (antes del 1° de julio de 2020): tienen la posibilidad de gozar de 17 años mínimo desde su concesión.
- Los retrasos administrativos se acreditan con la fecha de presentación internacional y la fecha de concesión otorgada por el IMPI, toda vez que el trámite administrativo inicia desde su presentación internacional al igual que su vigencia -bajo el sistema de los 20 años a partir de su presentación.
- Se ratifica el principio novedoso de vigencia real y efectiva que debe tener las patentes.
- Las solicitudes posteriores (bajo la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y el T-MEC): aplican las reglas del certificado complementario que son más restrictivas.
En caso de que requieran información adicional sobre este tema, quedamos a sus órdenes.
ATENTAMENTE,
Adolfo Athié Cervantes
Claudio Ulloa
Mariana González
Diana Rangel
Guillermo González
Erika Rodríguez Kushelevich